Чем отличается патент от ноу хау. Патент или ноу-хау: что выбрать? Передача и лицензия на ноу-хау

Артем

Текст: Алексей Михайлов  Источник: журнал «Юрист компании» № 2, 2014  

Что нужно сделать компании, чтобы установить режим ноу-хау в отношении изобретения?

Выбор между патентом и режимом ноу-хау. Можно ли совместить преимущества обоих способов

Основной вопрос : при выборе способа защиты своих прав на изобретение компания может столкнуться с непростым выбором: раскрыть свою разработку и получить патент, чтобы активно защищаться от конкурентов, или, не оформляя патент, установить режим ноу-хау для сохранения конфиденциальности. Есть ли способ закрепить за собой права на изобретение, но при этом как можно дольше сохранять конфиденциальность информации о нем?

Решение : чтобы не потерять возможность оформить патент, но при этом длительное время не раскрывать информацию об изобретении, можно использовать тактику так называемых подводных патентов.

Если в компании разработано какое-то новаторское техническое решение, компания может оказаться перед непростым выбором: как защитить свои права на это изобретение. Как правило, приходится выбирать между двумя противоположными способами: получением патента или установлением режима ноу-хау. С одной стороны, получение патента дает максимальную защищенность: права на изобретение закрепляются за компанией, и она получает специальные меры защиты против нарушителей ее прав. Но у этого метода есть недостаток – на определенном этапе оформления патента необходимо раскрыть информацию об изобретении, что сделает ее известной конкурентам. Режим ноу-хау (другое его название – секрет производства), напротив, предполагает сохранение изобретения в режиме конфиденциальности, однако не исключает риска того, что патент на аналогичное изобретение зарегистрирует за собой кто-то другой. Казалось бы, альтернативы нет: законом не предусмотрено иных способов защиты прав на изобретения. Но в действительности можно использовать законную и весьма эффективную методику, которая позволит долгое время сохранять конкурентное преимущество, держать довольно длительное время в тайне технологию производства инновационного продукта, при этом не лишаясь возможности получить патент в будущем.

Режим ноу-хау не обеспечивает полной охраны изобретения

Режим ноу-хау в отношении нераскрытой информации о созданном изобретении или полезной модели возникает не автоматически, а лишь при условии введения в отношении нее режима коммерческой тайны. Ноу-хау – это, по сути, одна из разновидностей коммерческой тайны.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

Если получить патент нужно быстро, но есть угроза его оспаривания, можно после подачи заявки на изобретение подать выделенную заявку на полезную модель. У полезных моделей имеются только две уязвимые точки – «новизна» и «промышленная применимость», в то время как у изобретений добавляется еще одна уязвимость – «изобретательский уровень» (экстраординарное техническое преимущество). Если компания после выделения заявки на полезную модель не будет отзывать первую заявку, то ее рассмотрят в общем порядке, что позволит в дальнейшем получить патент и на изобретение.

Что касается организационной стороны, то для введения режима коммерческой тайны нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну. Во-вторых, ограничить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, установив порядок обращения с этой информацией и контроль за соблюдением этого порядка. В-третьих, вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана. В-четвертых, регулировать отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. И в-пятых, на все материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, нужно наносить гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации или включать эти сведения в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

С одной стороны, режим ноу-хау имеет как минимум три достоинства. Первое – он удобен тем, что его введение не требует значительных усилий и временных затрат (как в случае с получением патента), не нужно доказывать соответствие изобретения условиям патентоспособности. Второе важное достоинство – потенциально не ограниченный срок охраны в отличие от патента, срок охраны которого ограничен (п. 1, 2, 3 ст. 1363 ГК РФ). Секрет производства можно сохранять настолько долго, насколько требуется самой компании (например, чтобы окупить инвестиции в разработку), а уже после этого регистрировать патент. Третье достоинство – информация носит закрытый характер, тогда как при оформлении патента эту информацию приходится раскрывать, что делает ее доступной для конкурентов. Правда, этот плюс весьма условный – всегда остается риск того, что информация об изобретении может стать известна конкурентам от недобросовестных сотрудников компании.

С другой стороны, режим ноу-хау имеет и значительные недостатки.

Первый недостаток : защита прав в случае разглашения информации затруднена. Несмотря на то что порядок введения режима ноу-хау проще патентования, сам по себе этот порядок не так прост. Он включает в себя целый ряд формальных мер: нужно разработать и внедрить комплекс локальных нормативных актов, внести соответствующие положения в трудовые договоры, выявлять и паспортизировать конфиденциальную информацию, принимать приказы об отнесении информации к конфиденциальной и введении в ее отношении соответствующего режима, вести книгу учета лиц, допущенных к коммерческой тайне, и т. д. На практике лишь немногие компании соблюдают абсолютно все формальности. Но малейшее упущение может обернуться невозможностью защитить свои права на ноу-хау. Например, часто сложности защиты правообладателей связаны с тем, что предмет охраны (та ценная информация, которую компания желает защитить) не идентифицирован. Поэтому в случае спора трудно доказать, что истец обладал правами именно на те сведения, в отношении которых ответчик совершил действия, рассматриваемые истцом в качестве нарушения его прав.

Лицо, которое использовало секрет производства, нельзя привлечь к ответственности, если оно не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно (п. 2 ст. 1472 ГК РФ).

Второй недостаток : неустранимые патентные риски. Обязанность сохранения в тайне конфиденциальной информации можно возложить лишь на тех лиц, которые получили доступ к ней на основании договора. Другие лица, которым эта информация стала известна в результате их добросовестного поведения (например, если они независимо создали такое же изобретение или получили информацию об изобретении компании от третьего лица любым законным способом), могут поступить с ней по своему усмотрению и в том числе получить патент.

Часто утечка информации происходит в результате действий бывших сотрудников или партнеров по бизнесу, если им удалось избежать обязательств по сохранению режима конфиденциальности, либо если в отношении них не удается доказать, что изобретение или полезная модель созданы в период их работы в компании в рамках их служебных обязанностей или при выполнении конкретного задания работодателя.

Если патент получит кто-то другой, то бывший обладатель ноу-хау сможет в лучшем случае продолжить использование тождественного изобретения или полезной модели без расширения объемов такого использования (ст. 1361 ГК РФ). Кроме того, если кто-то добросовестно и независимо от других обладателей ноу-хау станет обладателем таких сведений, он приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

Оформление патента недостаточно защищает патентообладателя

Если задача компании – иметь монополию на использование того или иного технического решения, то режим секрета производства ей не подходит. Лучше выбрать регистрацию патента на изобретение. В таком случае заявитель получит полную охрану своих разработок. Однако оформление патента тоже нельзя назвать способом, не имеющим недостатков.

Первый недостаток : нельзя внести изменения в выданный патент. Предмет правовой охраны по патенту на изобретение или полезную модель определяется независимыми пунктами формулы, прилагающейся к патенту. Каждый независимый пункт, определяющий предмет охраны, может включать в себя десятки и сотни признаков. При этом не всегда на момент подачи заявки соискатель патента может предвидеть, какие именно признаки с большой вероятностью будут использованы в аналогичной продукции конкурента, и составить комбинацию признаков с учетом всех возможных вариантов реализации изобретения или полезной модели. Внесение в формулу изобретения каких-либо изменений, связанных с изменением объема охраны, возможно только до завершения экспертизы по заявке, то есть до выдачи патента. На практике не исключена ситуация, когда конкуренты, получив информацию об изобретении, начнут выпускать изделия, имеющие сходство с запатентованным изобретением, но формально под него не подпадающими.

Для сокрытия информации от конкурентов иногда используют абстрактные, невнятные или запутанные формулировки в описании изобретения. Можно прятать существенные детали реализации изобретения в общей массе слов и второстепенных деталей, чтобы скрыть, какой из вариантов является оптимальным. Этот подход реализуется в «зонтичных патентах», когда при описании изобретения используют обобщенные категории, после чего вводят большое количество конкретных вариантов осуществления изобретения, среди которых один-два рабочих. Но у этого метода есть серьезный риск – признание патента недействительным.

Третий недостаток : раскрытие информации конкурентам. В процессе патентования информация об изобретении и намерении оформить патент может стать известна конкурентам. Причина в том, что один из этапов получения патента предусматривает обязательную публикацию сведений о заявке.

По российскому патентному праву (в отличие, например, от законодательства США) у заявителя есть возможность отказаться от публикации сведений, только если он подаст ходатайство об отзыве заявки в срок не позднее одного года с даты ее подачи. Дело в том, что Роспатент обязан опубликовать заявку в течение 18 месяцев после ее подачи (п. 1 ст. 1385 ГК РФ). Одно из условий публикаций сведений о заявке – чтобы она не была отозвана (или признана отозванной) на дату истечения 12-месячного срока с даты ее подачи (абз. 4 п. 1 ст. 1385 ГК РФ, п. 23.1 Административного регламента, утв. приказом Минобрнауки от 12.12.07 № 346). Об обязанности Роспатента останавливать публикацию, если ходатайство поступит по истечении 12 месяцев, в законе ничего не сказано. Поэтому при отсутствии иных препятствий по истечении 12-месячного срока Роспатент опубликует заявку.

Слишком раннее раскрытие информации о патентуемом изобретении может привести к тому, что конкурент пристально изучит опубликованный патент или заявку и сможет запатентовать аналогичный продукт с превосходящими свойствами, не подпадающий под патент компании.

Четвертый недостаток : потенциальная невозможность доработки изобретения. Если Роспатент примет отрицательное решение по заявке (например, из-за отсутствия изобретательского уровня), заявитель не сможет в дальнейшем доработать изобретение, чтобы все-таки получить на него патент, поскольку сведения из поданной ранее и опубликованной заявки могут быть использованы против новой заявки. В отличие от полезных моделей (по которым публикуются только выданные патенты) заявки на изобретения, прошедшие формальную экспертизу с положительным результатом, Роспатент публикует в официальном бюллетене независимо от выдачи патента (ст. 1394, п. 1 ст. 1385 ГК РФ). При получении последующих заявок, оценивая уровень технической новизны, Роспатент будет учитывать любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, в том числе любые заявки, сведения о которых опубликованы (ст. 1350 ГК РФ). И на этот случай не существует иммунитета заявителя от его собственных заявок. Есть только одно исключение: так называемая авторская льгота по новизне. Ее суть в следующем: тот факт, что информация об изобретении раскрыта и стала общедоступной, не препятствует признанию патентоспособности изобретения, если автор (заявитель), хотя и раскрыл информацию (например, опубликовал научную статью), но успел подать заявку в течение шести месяцев со дня такого раскрытия (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).

Есть еще один способ отсрочить публикацию. Компания через некоторое время после подачи заявки на получение патента подает идентичную заявку с просьбой установить внутренний приоритет по дате подачи первой заявки (п. 1 ст. 1381 ГК РФ), которая автоматически считается отозванной. Так компания получает преимущество перед заявителями, которые направят заявки в интервале между подачей первой и второй заявок. У этого способа есть недостатки: во-первых, его можно применить только один раз, во-вторых, со времени подачи первой заявки на изобретение должно пройти не более 12 месяцев (п. 3 ст. 1381 ГК РФ), значит, отсрочить публикацию получится не более чем на год.

Способы получить конкурентное преимущество, установить за собой приоритет на изобретение и при этом затянуть сроки раскрытия информации все же есть.

Российское законодательство не запрещает заявителям по собственной инициативе подавать так называемые выделенные заявки. Дело в том, что заявка может содержать сведения не об одном изобретении, а о группе изобретений, которые связаны между собой и образуют единый изобретательский замысел (п. 1 ст. 1375 ГК РФ). Поэтому заявитель может подать первую заявку, в которой будут описаны различные связанные между собой изобретения, а в дальнейшем оформить и направить в Роспатент другие выделенные заявки уже на отдельные изобретения, перечисленные в первой заявке. Впрочем, ничто не мешает подать выделенную заявку, которая будет полностью идентична первоначальной, без каких-либо изъятий. Во всех этих случаях дата приоритета для выделенных заявок, включая последнюю, будет устанавливаться по дате первоначальной, то есть общей заявки (п. 4 ст. 1381 ГК РФ).

На практике эта стратегия реализуется следующим образом. Выделенная заявка подается каждый раз до истечения 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки (этот срок нужно выдерживать, чтобы Роспатент не опубликовал информацию о ней). При этом в выделенной заявке испрашивается приоритет самой первой заявки, а предшествующая заявка каждый раз отзывается. В результате приоритет первой заявки можно сохранять длительное время без публикации. В США заявки, которые долгое время скрывают от других лиц, получили название подводных.

Первое преимущество : длительное сохранение информации в тайне. В результате этой стратегии утрата режима конфиденциальности в случае использования изобретения заявителем или третьими лицами не влияет на получение патента. Заявка есть, но она не опубликована, а значит, сведения не раскрыты. Если же конкурент выходит на рынок с аналогичным товаром, заявку можно в любой момент превратить в патент с приоритетом по дате подачи самой первой заявки. Поэтому конкурент не сможет ссылаться на наличие у него права преждепользования: временные границы для совершения правоустанавливающих действий определяются датой приоритета, то есть датой подачи первой заявки, а не выделенной.

В практике автора была такая ситуация. Компания-клиент получила патент на полезную модель. Ее конкурент стал предлагать к продаже продукцию, в которой использовались признаки полезной модели клиента, за исключением одного. Это не позволяло клиенту подать иск. Но клиент подал серию «невидимых» заявок-двойников с приоритетом самой первой заявки на патент, делопроизводство по которым не было окончено к моменту возникновения проблемы. Это позволило исключить «лишний» признак из формулы и получить еще один патент. В результате компании подписали лицензионный договор.

Третье преимущество : заявку можно дополнять. Использование этой стратегии позволяет компании вносить в каждую выделенную заявку дополнения и уточнения по мере появления предпочтительных форм реализации устройства или способа. В отношении первоначальной концепции изобретения приоритет будет устанавливаться по дате подачи самой первой заявки, а в отношении дополнений – по фактической дате подачи выделенной заявки. Эта стратегия позволяет обеспечивать актуальность заявочных материалов при совершенствовании концепции изобретения. В традиционной схеме патентования заявки на дополнительные изобретения подаются уже после публикации заявки, раскрывающей основное изобретение, и экспертиза использует более ранние публикации заявок против последующих заявок того же заявителя. В отличие от этой схемы применение выделенных заявок позволяет сохранять режим конфиденциальности в отношении всех заявок до заключительной и сводит к минимуму риски непатентоспособности дополнительных изобретений.